Решаем спор, связанный с тождественностью или сходностью товарных знаков

Анна Беликова,
Юрисконсульт ООО «Гришко»

В современных реалиях предпринимательской деятельности для продвижения своих бизнес-идей зачастую не обойтись без товарных знаков и их последующей защиты. Как отстоять свой интерес при регистрации и сохранить права на имеющиеся товарные знаки, а также не позволить третьим лицам без вашего согласия пользоваться вашей интеллектуальной собственностью, то есть о спорах в сфере товарных знаков, поговорим в этой статье.

Споры, связанные с тождественностью или сходностью обозначений, можно разделить на две группы в зависимости от стадии существования обозначения: отстаивание интересов заявителем в отношении обозначения, поданного на регистрацию, и защита прав на зарегистрированный товарный знак. В отношении первой группы споров в п. 3 ст. 1499 ГК РФ закреплен обязательный порядок, это позволяет разрешить спорные моменты без усложненных процедур с использованием такого способа, как письменные возражения заявителя на стадии экспертизы.

В случае выявления в результате экспертизы тождественных и сходных обозначений у заявителя есть несколько путей разрешения ситуации:

• если обозначения тождественны, то соответственно, нужно придумать что-то иное, непохожее.
• если изображения или словосочетания сходны до степени смешения, то стоит в обозначении что-то изменить, так, чтобы устранить схожесть, например, в совокупности: изменить шрифт, добавить изобразительный элемент или наоборот исключить сходный, заменить слова синонимичными;
• сузить перечень товаров, удалив те, которые в действительности в предпринимательской деятельности не нужны и были зафиксированы лишь «на всякий случай» или конкретизировать виды товаров, услуг во избежание наличия в перечне однородной с товарами сравниваемого знака продукции. Так, например, если конкурирующий с обозначением товарный знак зарегистрирован на трекинговую обувь, а компания производит танцевальную обувь, то так и указать: «танцевальная обувь», а не просто «обувь»; 
• запросить у правообладателя товарного знака, сходного до степени смешения, согласие на использование компанией похожего обозначения, пояснив, что сфера реализации товара или услуг, круг потребителей совершенно разные и отсутствует вероятность конкуренции. Полученное согласие предоставить в патентное ведомство;
• последовать рекомендациям, указанным в решении (уточнить перечень товаров и т. д.); 
• не согласиться с проведенным патентным ведомством анализом, ссылаясь на те же нормативные акты, которыми руководствуется ведомство, но рассмотрев ситуацию с другой стороны.

Идеальным результатом будет использование всех предложенных вариантов решения проблемы в комплексе.

В случае принятия патентным ведомством решения об отказе в регистрации заявляемого обозначения по причине его тождественности и сходности с иным знаком возможно прибегнуть к использованию иного способа разрешения спора — обращение в Палату по патентным спорам, являющуюся отделением ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности», что предусмотрено ст. 1500 ГК РФ и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, закрепляющими право заявителя подать возражение на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

На момент, когда товарный знак уже зарегистрирован, правообладатель может защищать свои права на товарный знак, отстаивая напрямую свои исключительные права или используя стратегию борьбы с конкурентами, т. е. оспаривая права иных владельцев товарных знаков или заявителей.

В первом варианте действий возможно:

• обратиться к нарушителю с претензией;
• обратиться в суд с требованиями возмещения убытков, выплаты компенсации, изъятия и уничтожения контрафактного товара (ст. 1515 ГК РФ);
• использовать методы административно-правового характера (письменное обращение в антимонопольные органы с заявлением о случаях нарушения правил добросовестной конкуренции);
• обратиться в суд с иском о заключении и об исполнении лицензионного договора;
• защищать товарный знак путем информирования таможенных органов (ТРОИС).

Во втором случае используются следующие способы:

• обращение в Палату по патентным спорам с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку (ст. 1513 ГК РФ) (признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку);
• обращение в Палату по патентным спорам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (ст. ст. 1514, 1486 ГК РФ).

Таким образом, существует немалое количество инструментов защиты правообладателями и заявителями своих интересов в спорах, связанных с тождественностью и сходностью до степени смешения обозначений, из которых следует выбирать нужные для конкретного казуса.

Отстаивая свою позицию, сторонам в претензионном, судебном процессе или в Палате по патентным спорам в отношении тождественности или сходности до степени смешения товарных знаков следует подготовить качественную доказательственную базу.

Доказательствами наличия или отсутствия схожести товарных знаков могут являться:

• экспертиза различных экспертных учреждений,
• анализ по всем критериям сравнения, представленный в наглядной форме (схема, таблица);
• социальный опрос;
• судебная практика;
• информация из интернет-форумов, социальных сетей;
• переписка и иные документы, подтверждающие процесс создания товарного знака.

Часто проблема доказывания в рассматриваемых спорах заключается в том, что экспертиза может опровергаться доводами иной экспертизы, так же происходит и с опросами, и с иными материалами. Заметим, что любое из предложенных доказательств можно использовать как для подтверждения одной позиции, так и для противоположной, поэтому при принятии решения о тождественности или сходности стоит оценивать каждое доказательство с точки зрения его значимости, достоверности, неопровержимости, и учитывать принцип совокупности доказательств. «Формирование устойчивой правовой позиции участника судебного спора не представляется возможным лишь на основании представленных им доказательств; требуется также всесторонний анализ доказательственной базы иных участников процесса»¹.

К примеру, Президиум Суда по интеллектуальным правам в своем Постановлении от 13.03.2017 № С01-971/2016 по делу № СИП-188/2015 сделал следующий вывод: «…подтверждение известности потребителю какого-либо обозначения, возникновения у потребителей ассоциаций между товаром, маркированным этим обозначением, и производителем такого товара лицами, участвующими в деле, представляется в том числе и информация, размещенная на различных форумах, в социальных сетях.

Однако размещение названной информации может быть инициировано любым лицом, в том числе и лицом, заинтересованным в результатах рассмотрения спора. В связи с этим при наличии возражений такие сведения признаются достоверными только в совокупности с иными доказательствами, подтверждающими указанный факт».

Важно обозначить, что нужно избегать субъективного подхода к одной из противоборствующих сторон, как, например, предлагает М. Я. Эпштейн: «В связи с этим считаю целесообразным не «устанавливать наличие различительной способности» у оспариваемых знаков,…, а выявлять попытки обходным путем добиваться охраны знаков, когда они охраняться не должны, признаком чего могут являться рассуждения о наличии различительной способности у оспариваемых сходных знаков»².

Наоборот нужно устанавливать именно различительную способность товарных знаков, не опираясь ни на какие иные факторы, кроме критериев сравнения с учетом совокупного мнения потребителя, поскольку если товарные знаки в результате не схожи или не тождественны, то они имею право быть охраняемыми вне зависимости от мотивов регистрации.

Верно подчеркнут С. А. Зуйковым вывод о необходимости «применения одинакового подхода как по искам…, так и при регистрации обозначений в качестве товарных знаков»³, то есть и эксперты, и судьи при оценке тождественности и сходности знаков должны следовать одним и тем же критериям, используя аналогичные методы во избежание противоречий к определению тождественности и сходности до степени смешения товарных знаков.

¹ Доказательства по делам о защите прав на товарные знаки. Журнал «Арбитражная практика». Коллектив авторов, VEGAS LEX. URL: https://www.vegaslex.ru/analytics/publications/32152/. 

² Эпштейн М. Я. Трактовка понятия различительной способности товарных знаков в судебной практике. Патенты и лицензии. М., 2009, № 9. С. 23.
³ Зуйков С. А. Вопрос факта. Последствия рассмотрения судами сходства до степени смешения с позиции рядового потребителя. Журнал Суда по интеллектуальным правам. М., 2015, № 7.